多余指定原则

　　多余指定原则是指在专利侵权判定中，在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去，仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围，判定被控侵权物(产品或方法)是否覆盖专利权保护范围的原则。

　　1.《专利法实施细则》第20条规定：权利要求应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚并简要地表述请求保护的范围。第21条第2款规定：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。由于第2O条使用了技术特征一词，而第21条第2款使用了必要技术特征一词，长期以来，人们以此为据，认为独立权利要求中的技术特征可分为必要的和非必要的两类口 H 叫 ∞。并在解释权利要求时也引入了必要技术特征一说。事实上，必要技术特征的应有之意应是要求申请人在撰写权利要求时对技术特征进行分析，将实现发明创造技术效果的必不可少的技术特征写入独立权利要求中，以确定其所要求保护的范围，并由审查部门对其申请进行审查，一旦授权，权利要求就是专利权保护范围确定的依据，用以在公众可以自由利用的技术与专利权人享有排他性权利的技术之间准确的划清界限。当专利授权后，在解释权利要求以确定保护范围时，如果再依据《专利法实施细则》第20条和第21条第2款区分必要技术特征与非必要技术特征，则是对法律的误解。

　　2.法释E2OO1121号司法解释第17条不当的扩大解释。最高人民法院法释[2001121号(关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定>第17条规定：专利法第56条第1款所称的发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及其附图可以用于解释权利要求，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。由于该司法解释在对(专利法>第56条第1款的规定做解释时，将该条中的以其权利要求的内容为准解释为以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。其结果是：

　　第一，由于在技术特征前增加了必要一词，使得在对权利要求进行解释以确定专利的保护范围时，要求判定者对权利要求中的技术特征进行必要和非必要的识别。

　　第二，必要技术特征与非必要技术特征的区别之实质是确立了多余指定原则在专利侵权判定中的地位，该司法解释存在的问题在于将文件撰写规则、适用于侵权判定，并在事实上肯定了多余指定原则的适用，在司法界已导致以下错误做法，即在专利侵权判定中，先区分权利要求中的技术特征哪些是必要技术特征，哪些是非必要技术特征，再进行比对。

　　《意见)第48条规定：“认定记载在专利独立权利要求中的某个技术特征是否属于附加技术特征，应当结合专利说明书及附图中记载的该技术特征在实现发明目的、解决技术问题的功能、效果，以及专利权人在专利审批、撤销或者无效审查程序中向中国专利局或者专利复审委员会所作出的涉及该技术特征的陈述，进行综合分析判定。”第49条规定：“对于在专利独立权利要求中有明确记载，但在专利说明书中对其功能、作用未加以说明的技术特征，不应认定为附加技术特征。”这就排除了对技术特征作用是否为“必不可少”分析的主观臆断，必须以申请文件为依据。

　　第5O条规定：“适用多余指定原则认定附加技术特征，应当考虑以下因素：(1)该技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日前的已有技术方案所必需的，是否属于体现专利新颖性、创造性的技术特征，即专利权利要求中略去该技术特征，该专利是否还具有新颖性、创造性；(2)该技术特征是否属于实现专利发明耳的、解决发明技术问题、获得发明技术效果所必需的，即专利独立权利要求所描述的技术方案略去该技术特征，该专利是否仍然能够实现或基本实现发明目的、达到发明效果；(3)该技术特征不得存在专利权人反悔的情形。这为我们判断是否适用多余指定原则提供了明确的标准。

　　1．省略多余特征以后．法院进行专利性判定挑战了专利权有效性

　　北京市高级人民法院的意见第50条规定：“适用多余指定原则认定附加技术特征，应当考虑以下因素该技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日前的已有技术方案所必须的，是否属于体现专利新颖性、创造性的技术特征．即专利权利要求中略去该技术特征．该专利是否还具有新颖性、创造性。”这显然是在说．省略所谓多余特征之后，该专利相对于申请日以前的现有技术是否具有专利性需要法院审查。笔者认为，尽管这是一个必须解决的前提问题，但法院是否有权进行这样的审查．却是找不到法律依据的。我国的专利制度奉行职权分离主义．由专利局负责专利性审查，法院负责专利侵权的司法审查，两者泾渭分明．不得交叉。虽然专利性是否具备最终要接受司法的审查，但那是以行政诉讼的形式出现的，与专利侵权的民事案件性质有着本质区别。因此，我国法院在民事诉讼程序中．根本无权审查专利性问题。而意见第50条可以说是超越职权分工的，涉嫌程序违法。

　　专利权是对世权，即专利申请一旦被授权，就要求社会不特定的广大公众负有不侵犯该专利的义务。在专利侵权的民事诉讼中，法院是在推定专利权有效的前提下，以专利权利要求书所确定的范围为依据来适用法律．如果法院可以运用多余指定原则随意扩大公众原本清楚的专利保护范围，造成保护范围的不确定，这对社会公众是极其不公平的．使得公众无所适从，其实质是在挑战专利权的有效性。

　　2．多余指定原则有违司法公正

　　现代法制社会追求司法公正是不言而喻的。在民事诉讼程序中．司法公正的要义是程序公正。要求法官居中裁判．不参与其中的任意一方当事人之中。法院要依法保护当事人的权利，使得当事人的诉讼地位平等、诉讼权利平等落实到实处。当事人对自己提出的主张．有责任运用证据加以证明，同时也要承担举证不利的后果。北京市高级人民法院的意见虽然也认为“法院不应当主动适用多余指定原则．而应以原告提出请求和相应证据为条件“．但这样做仍是加入到专利权人的一方，削足适履制造证据。人们不禁要问，这是否是专利权人所独享的特权7这样做是否能从程序上保证当事人有平等的诉讼权利？如果仍然承认当事人在专利侵权诉讼中享有平等的权利，那么，被控侵权的一方当事人可否也可以要求法院在专利权人的权利要求书中．增加一些必要技术特征．从而缩小权利要求的保护范围，以逃脱出专利保护范围呢7司法实践中．遇到这种情况．法院通常会要求当事人向专利复审委员会提出无效请求．而不会因当事人的举证而缩小解释权利要求。

　　3．多余指定原则使法院走进了追求事实真实的误区

　　正如大多数学者指出的那样．有不少专利权人由于专利文件的撰写缺陷．导致权利要求的保护范围小于说明书公开的范围．达不到专利保护的目的．因此，为了追求公正．必须适用多余指定原则。但是，专利侵权之诉是在专利授权以后提起的．要完全搞清楚专利撰写时的事实，有时是很难做到的。适用多余指定原则无疑是以追求事实真实、个案真实为名．牺牲了程序公正．牺牲了效率。这实际上也是专利权人的权利滥用。专利授权文本具有法律效力，是一种法定证据．非经法律程序不得质疑。法院只要坚持这一点，就能做到法律真实。至于个案的问题，不能都由专利侵权诉讼程序来解决，不应因为追求个案的事实真实带来新的不公平。

　　另外，从专利审查的原则看多余指定原则，也能给我们带来一些有益的启发。专利审查强调申请人要求保护的范围不能大于说明书所公开的范围。如果大于说明书所公开的范围，就认为是侵犯了社会公众的利益。专利审查的原则实际上是从兼顾申请人与社会公众的利益平衡来授予专利权的。实践中，有些申请人或者代理人，出于各种目的，如利用授权专利申请银行贷款或享受政府的各种优惠政策，有意将权利要求的范围写得很小．以求尽快通过审查而获得授权，这种动机在专利申请的各种文件中是看不出来的。因此，也不存在专利权人反悔的情形。从体现申请人的意思自治上，这种做法是申请人的权利自由处分的结果．本无可厚非．但却是十分常见的现象。从上述分析中可以看出．多余指定原则的适用使得申请人可以从日后的侵权诉讼程序中得到专利审查程序中得不到的实惠，实际是诋毁专利审查原则的做法．导致专利审批原则与专利保护原则不统一，坚持上述专利审查的原则就变得无意义了。

　　4．多余指定原则不利于促进专利代理人的业务水平提高和专利代理行业的健康发展

　　专利代理行业本身是一个需要具有多种技能的复合性人才的行业．正因为专利申请人不可能全面掌握专利申请知识．专利代理作为申请人与专利局之间的桥梁才应运而生。如果专利申请人在没有条件的情况下．自己动手撰写申请文件．导致了权利要求的范围过小．申请人就应自己承担相应的不利后果：如果是代理人撰写的过错．使得专利申请人的申请目的落空，基于代理合同或者法律规定，代理人也要负相应的法律责任。从个案来看，专利权人由于撰写不当而在专利侵权诉讼中输了官司，似乎冤枉，但这是因为专利申请人对专利代理的性质认识不清，或者为了节约费用而造成的．专利申请人在主观上是有过错的。如果在专利侵权诉讼程序中．通过适用多余指定原则．使得这种过错得到了补救．会令专利申请人更加不重视专利文件撰写，强化其侥幸心理。同时，也会给其他人带来示范效应。这样下去，导致恶性循环．专利代理行业更难有发展的空间．也就难以产生高水准的专利代理人。反之，如果因为专利撰写的原因．使专利权人的专利权得不到保护，这正是申请人对他的过错所付出的代价，会令他痛定思痛，在以后的专利申请中，尽量避免类似的错误．从而涌现出撰写质量更好的专利申请文件。当然，如果由于专利代理人的过错造成专利权人的专利权得不到保护，专利代理机构可以借鉴国外同行的执业保险机制对专利权人先行赔付．从而促进专利代理人的业务水平提高，促进优胜劣汰，无形中也就提高了专利代理机构的业务收入。这种结果．从全局的角度看．体现出更大的公平，也理应成为专利法律制度的价值趋向。

　　5．多余指定原则有违法律责任的归责原理

　　法律责任的归责是对因为违法行为、违约行为或法律规定而引起的法律责任的判断、认定追究、归结以及减轻和免除的活动。有权认定违法责任并把它归结于违法者的．只能是具有归责权的专门国家机关，而且认定和归责的过程要严格遵守法定程序。在我国．对专利侵权者的民事责任的认定和归责属于人民法院的职权。当特定的专利侵权行为发生后．其民事法律责任的存在就是客观的。人民法院所能够做的．只是通过法律程序将客观存在的责任权威性地归结于责任主体。既不能任意创造或扩大法律责任．也不能任意消灭或者缩小法律责任。法律责任的归责在不同的历史时期、不同国家存在差别。根据我国的法律规定，适用法律责任的归责应当首先遵循责任法定原则。其基本特征是法定性、合理性、明确性。责任法定原则强调“法不溯及以往”．国家不能用今天的法来要求人们昨天的行为。也不能用新法来制裁人们根据旧法并不违法的先前的行为。同理．在专利侵权诉讼程序中．人民法院只能依据授权的权利要求书所确定的保护范围来认定被告方是否侵犯专利权。而权利要求书经过专利授权公告后．就成为一份法律性文件．可以在授权以后期满之前的任何时候反复适用。因此．可以说权利要求书是具有规范性、明确性的法律文件。而多余指定原则赋予法官可以酌情去掉所谓多余特征，从而形成了一份新的法律性文件并籍此评价被控侵权人以前的行为。这里姑且不论法院是否有权重新确定权利要求书，仅仅就这种溯及以往的做法而言，是缺乏法律依据和法理常识的。

　　由于专利权是一种对世权，其义务主体是社会公众，如果一方面要求社会公众对授权的专利权利要求书负有不侵犯其专利权的义务，另一方面权利要求的保护范围又是需要法官自由裁量的不能确定的弹性范围，这无疑是自相矛盾的。这种做法不但使社会公众无法预测自己的行为是否侵权．也会导致各级有管辖权的法院在适用法律上千差万别．造成社会公众在生产科研活动中畏首畏尾，生怕冷不防侵犯了别人的专利权。而原告可以充分利用多余指定原则和其他诉讼技巧有把握赢得胜诉，这对不特定的社会公众来说不能不说是一个“法律陷阱”,这是不公平的。