商标淡化
商标淡化（Trademark Dilution）
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什么是商标淡化
商标淡化是指未经权利人许可，将与驰名商标相同或相似的文字、图形及其组合在其他不相同或不相似的商品或服务上使用，从而减少、削弱该驰名商标的识别性和显著性，损害、玷污其商誉的行为。
商标淡化突破了传统的商标混淆理论，将着眼点放在驰名商标所蕴含的商业价值不被他人所侵蚀和分享的层面上。于是，禁止他人在非相同商品上使用驰名商标成为了反淡化的重要组成部分。
商标淡化是著名商标识别商品或服务能力的减少，而不论是否存在混淆的可能或竞争关系。淡化概念在学理上最早起源于美国法学家斯科特淡化一词，但斯科特在该文中指出：“在所有这些案件中，必须结合商标的功能，才能测算真正的损害。这种损害表现在，由于被使用在非竞争的商品上，商标越是显著或独特，给公众的印象就越深，防止该商标与其特定商品之间的联系被削弱或消失得需要就越强烈。”
商标淡化的起源和发展
传统理论对商标权的保护限定在注册商品或服务的范围内，而商标淡化是将与他人相同或相似的商标使用在不相同、不相似的商品或服务上，这显然超出了传统商标权的保护范围，因此传统的商标权理论不能够完整的保护商标权人的利益。
商标淡化现象最早出现在德国。德国1923年德国一地方法院在一判决中禁止袜子制造商使用“4711”香水商标。1年后，另一地方法院在一判决又禁止刀剪行业使用“ODOL”的牙膏商标。这两个将商标保护范围由相同或相似商品扩大到不相类似商品的地方法院判例后来都被德国联邦最高法院得以确认。德国学者将这一对驰名商标扩大保护的立法基础称为“商标吸引力受冲淡之虞”。淡化理论由此而生。
此后，德国法院在判决中不断引用商标淡化理论。例如在“Dimple”一案中，联邦德国法院禁止被告使用“Dimple”和“Chivas”两个高品质、高价位的威士忌品牌来推销自己的化妆品。德国联邦最高法院在判决中将这种商标淡化行为表述为：“凡高度著名性的商标，由于其具有吸引力的事实， 以及代表企业的商业价值，因此对此类商标的侵害，不问其是否使用于同类或是完全不同商品，如果侵害行为已损害该商标及其吸引力，均被认为损害及于该企业本身。”将其理论依据表述为：“之所以要给予这种反淡化保护，是因为该显著商标的所有人，完全有正当理由继续维持他花费大量时间和金钱取得的独特地位，任何可能危及他的商标的独创性和显著性，以及由此产生的广告效应的行为都应当禁止。保护的目的不在于避免任何形式的混淆，而是为了使积累的资产免遭侵害。”
1927年，美国学者富兰克。斯凯特（Frank Schexhter）在《哈佛法律评论》上撰文，写到：“商标权人不仅应当禁止他人将他的商标使用于相互竞争的商品上，而且应当禁止使用在非竞争性商品上。”美国的其他学者对这个问题做了进一步的探讨，并使商标淡化理论逐渐成熟起来。美国律师协会知识产权分会主席汤姆斯。E.史密斯（Thomas.E.Smith）指出：“如果法院容许或者放任‘劳斯莱斯’餐馆、‘劳斯莱斯’自助餐厅、‘劳斯莱斯’裤子、‘劳斯莱斯’糖果存在的话，那么，不出十年，‘劳斯莱斯’商标的所有人就将不再拥有这个世界驰名商标。”许多学者也都认为，驰名商标有着巨大的声誉，任何人对驰名商标的任何不良使用，都可能冲淡、弱化甚至玷污该商标的识别性和显著性，损害该商标承载的商誉，给商标权人造成重大损失。 美国国会在上个世纪30年代试图对商标淡化进行立法，禁止可能损害在先使用人的信誉、名声和商业信用的侵权行为，但最终未能获得通过。1945年美国商标法（即兰汉姆法）第43条对商标淡化有所规定。1947年马萨诸塞州第一个制定商标的反淡化法。此后，各州纷纷制定自己的商标反淡化法。到目前为止，已有过半数的州制定了自己的商标淡化法。1996年初，美国国会制定的《联邦商标反淡化法》开始生效，标志着商标淡化理论在美国的最终确立。
商标淡化理论在美国被提出以后，很快就波及到其他国家，一些国际条约也吸收了这一理论。如《巴黎公约》（1967年斯德哥尔摩文本）第6条之二就专门规定了商标淡化问题。世贸组织1994年达成的TRIPS协议，世界知识产权组织1996年制定的《关于反不正当竞争保护的示范规定》，都吸收了商标淡化理论。大陆法系国家也非常重视商标淡化理论的研究和立法，1991年法国《知识产权法典》，1994年德国《商标法》都有相关的规定。
商标淡化的表现形式
1.弱化
是对驰名商标淡化的最常见形式。具体来讲，弱化是指无权使用人将驰名商标使用在不相同或不相类似的商品上，破坏驰名商标的识别力和显著性，冲淡商标与商品之间的独特联系，最终损害驰名商标的商业价值的行为。弱化行为首先破坏了驰名商标的识别力。商标首先应该具备区别不同商品和服务的功能，并保证使用同样商标的商品或服务具有相同品质。消费者一看到“COCA-COLA”就想到饮料。如果所有的饮料都使用“COCA-COLA”商标，对消费者来说，怎么能识别、选择满意的商品呢？弱化行为破坏了驰名商标与特定商品或服务之间的独特联系。驰名商标的所有人为建立商标与商品的独特联系，花费了大量精力：通过长期的使用卓越品质的保证、大量的广告宣传，才使驰名商标具有绝对的显著性。
2.污损
也称玷污，是指无权使用人将与驰名商标相同或近似的商标用于对驰名商标的信誉产生玷污、丑化、负效应的不相同或不相类似的商品上的行为。污损是出于冒犯和污蔑的目的擅自使用他人的驰名商标，破坏驰名商标与其特定商品或服务相联系所唤起的人们的满意感。污损常常表现为两种情况：一种是在不洁或有伤风化的背景下使用驰名商标。例如“奔驰”商标是高质量、豪华汽车的象征。如果有人将抽水马桶命名为“奔驰”，显然，将豪华轿车和抽水马桶联系到一起显然不会使消费者开心。将驰名商标使用在与色情相联系的物品上，被认为是一种污损。例如华盛顿西区联邦法院禁止将在儿童玩具上使用的CANDYLAND（儿童乐园）注册为一个色情网站的candyland.com的域名。另一种情况是将驰名商标使用在普通商品上，例如“STEINWAY”案。此案中，被告将原告使用于钢琴上的“STEINWAY”用来指示啤酒罐开启把手，法院支持了原告的主张：认为“被告将‘STEINWAY’商标同其商业活动及商品联系使用的行为，如果不加以制止，原告高质量的钢琴产品，势必会同被告廉价批量的产品相联系，同销售被告产品的小店、超级市场相联系。而这种联系必然会损害原告只生产或赞助高品位、高质量的声誉和形象。”
3.退化
退化是指对商标的使用不当，使驰名商标成了商品的通用名称，彻底丧失识别性，不再具有区别功能的行为。退化无疑是淡化中最严重的一种，商标权人彻底失去了自己曾经拥有的商标。在历史上，Aspirin，Cellophone，Thermos都曾经是他人的注册商标，现在已退化为乙酰水杨酸、透明玻璃纸和保温瓶的通用名称。不管是因为保护的过度成功，还是保护不力，驰名商标所有权人都要警惕这种情形的发生。《德国商标法》第16条规定：“如果在字典、百科辞典或类似的工具书中印出注册商标易于令人产生该商标是一个商标所为之注册的商品或服务的种类标志的印象。商标所有人可以要求作品出版人在印出商标时附加此系注册商标的提示；如果作品已经出版，则该请求权只限于在该作品重新出版时收入本条第1款规定的提示。”《欧洲共同体商标条例》第10条也有同样的规定。
商标淡化的特征
第一，淡化的对象是驰名商标。
驰名商标为相关公众熟知，在市场上享有较高声誉，与普通商标相比，驰名商标不仅标明着商品的来源，具有区别功能，更象征着优良的产品质量和企业信誉，具有巨大的商业价值。淡化行为人在不相同或者不类似的商品或者服务上使用与驰名商标相同或者类似的标识，会使人误以为该商品或者服务与驰名商标所有人有联系，因而接受该商品或者服务，淡化行为人由此获得利益。如果以一般商标为对象，淡化行为人就不可能实现其获利目的。
第二，商标淡化行为减少、削弱了商标的识别性和显著性。
显著性是商标与其他商标相区别的特性。识别性是商标与特定的商品或者服务相联系的特性。驰名商标往往具有很强的显著性和识别性，如果在不相同或不类似商品或服务上使用与驰名商标相同或者相近的商标，必将减弱驰名商标的识别性和显著性，使其吸引力下降，最终沦为一般商标，甚至不再成为商标，这极大地损害了商标所有人的商誉。
商标淡化的构成要件
(一)要有实施商标淡化的行为
商标淡化的行为从目前来看主要有以下几种：
1．割裂(模糊)，指无权使用人将驰名商标用于其他不相同或不类似的商品或服务上，割裂该商标与特定商品或服务的联系。例如，将雀巢商标用于服装，将皮尔·卡丹商标用于汽车，冲淡该商标在本行业已建立起来的声誉，导致其商业价值和吸引力降低，使其指向特定商品的显著性和识别性逐渐模糊，淡化了人们将该商标与特定商品联系起来的认识。
2．贬损(或丑化)，指无权使用人将驰名商标用于性质、功能相反或差距甚大的商品或服务上，贬低其声誉。例如，将可口可乐商标用于农药，将某驰名化妆品商标用于马桶上，将某儿童玩具的驰名商标用于一些性用品上。这些都是对商标形象的污损和丑化，有损驰名商标的商业信誉或是降低其正面评价，使消费者对该商标产生不良印象。
3．曲解，把驰名商标解释为某种商品和服务的代名词，使该商标成为某种商品或服务的通用名称，从而失去其应有的商业价值。例如，将”吉普”曲解为越野车的通用名称，将味素曲解为味精的通用名称，将氟利昂曲解为制冷剂的通用名称等等，这些都使得商标指向特定商品的显著性和可识别性完全丧失。
4．其他违法行使驰名商标使用权的行为。如在合法取得驰名商标使用权之后，不按约定的方式、方法、范围使用驰名商标，导致侵权。例如，90年代初”熊猫”品牌的所有者为了自身经济利益而将”熊猫”品牌的所有权有偿让给其他厂家使用，结果一些用”熊猫”品牌的企业不重视质量，而使该品牌的形象大受影响。还有在合法取得商标专用权之后弃置不用，任其逐渐被人们遗忘。
值得注意的是近年又出现了一些新的不正当使用驰名商标的行为，如将与他人的驰名商标相同或近似的文字作为企业名称、商号使用，或将他人商标图案用于自己产品的包装、装潢，或将他人的驰名商标注册为自己的中文域名或汉语拼音域名。这些行为都会逐渐淡化驰名商标特有的显著性和可识别性，违反诚实信用的商业道德。
应当注意的是商标的反淡化保护不是绝对的，不是一切未经许可的使用驰名商标的行为都构成“淡化”，下列使用驰名商标的行为不应构成“淡化”。
(1)在比较性商业广告中的公平应用，这种应用的目的仅是为了将自己的商品与驰名商标所标志的商品加以区别；
(2)非商业性使用；
(3)各种形式的新闻报道、评论；
(4)各种形式的在先使用，如在商标驰名之前，其他人就已经将其用于不同或不类似的商品或服务上，或用于企业名称、商号、域名等，商标驰名之后在原有范围内继续使用。如果不加区别把一切未经许可的使用都看成是淡化，则又会走向另一个极端，造成一种”知识霸权”。
(二)淡化的对象应当包括驰名商标和知名商标
驰名商标具有较高的知名度和信誉，标志着优良的品质，在市场中起着重要的标识和引导作用，因而往往成为非法经营者侵犯商标权的首选对象。淡化的对象首先包括驰名商标，这一点理论界和立法、司法实务界都已无异议，当前争议比较大的是驰名商标的认定标准。所谓驰名商标，根据我国《驰名商标认定和管理暂行规定》第二条，是指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标。
淡化的对象是否应当包括知名商标，这一点当前争议比较大。商标按其知名程度分为一般商标、知名商标和驰名商标。任何商标都不会一申请注册就会成为驰名商标，驰名商标的培育和认定有一个过程，在商标被认定为驰名商标之前一般都是知名商标。如果对知名商标不给予反淡化保护则会造成很多问题，因为商标在这一阶段，由于它还不是驰名商标，商标法并不禁止他人在其他不相同或不相类似的商品或服务上使用该商标，而在这一时期该商标又比较知名，所以会有很多经营者以该商标进行跨类注册。一旦当该商标被认定为驰名商标，则其他人的继续使用会造成对驰名商标的实际淡化，如果禁止使用，则有失公正，侵犯其他人的在先使用权，同时也会给其他权利人造成巨大损失。
为了避免这种情况的出现，给予知名商标反淡化保护是非常必要的。当前给予知名商标反淡化保护对于保护我国民族品牌也很有必要。认定驰名商标一般要考虑其在国际上的注册情况，知名商标虽然目前还没有统一的标准，但一般认为其标准要比驰名商标低，只要其在一国比较知名就可以。在我国认定知名商标当然应以在我国的知名度为准。当前，我国许多经营者的商标意识比较淡薄，在我国注册后并不申请国际注册，其在国内很知名而在国际上并不知名。当一些外国驰名商标在我国并不知名却要求得到驰名商标的待遇时，我们可以以知名商标的反淡化保护为由加以拒绝，从而可以保护我国的民族品牌。值得注意的是，近年发达国家商标反淡化保护的对象有扩大的趋势，如德国1995年生效的新商标法不仅给予驰名商标和知名商标反淡化保护，而且将反淡化保护扩大到商业标志，并规定了具体条件。再如1991年的《法国知识产权法典》也明确将反淡化的对象从通常的驰名商标扩展到著名商标，并进而扩展到了非商标的范围，如公司名称或字号、全国范围内知名的厂商名称和牌匾、原产地名称等。为了对抗发达国家的“知识霸权”，保护民族品牌，我国极有必要扩大商标淡化保护的范围。
(三)构成商标淡化不要求行为人主观上有过错。但应要求必须以商业上的使用或赢利为目的
过错包括故意和过失。在认定商标淡化中要让权利人证明侵权人有过错是非常困难的，也是不经济的。事实上淡化行为者的心理动机大多数并不是要淡化驰名商标与特定商品的联系，而是要借驰名商标的“光”，推销自己的商品或服务，其本质上并无淡化的恶意，这种情况下要证明侵权人有过错几乎是不可能的。我国过去商标法的实践也证明以过错为要件不利于打击商标侵权。为了有效打击侵权行为，可以实行过错推定，因为商标的使用者在设计和使用商标之前，只要到商标管理部门或商标的核准部门查询一下，或查阅相关的商标登记文件就可以避免与他人的商标雷同或类似，若没有做到这一点完全可以推定行为人是有过错的。实行过错推定可以更好地保护权利人的合法权益。虽然不要求行为人主观上有过错，但应要求行为人必须是以商业上的使用或赢利为目的。这是因为商标淡化是一种“搭便车”行为，侵权人的目的就是要利用驰名商标在公众中的良好信誉树立自己的产品形象，引起消费者的误认，借以推销商品或服务从中牟利。所以，商业上使用或赢利的目的性是构成商标淡化的必要条件。
(四)不以造成实际损害为要件。
只要造成或可能造成淡化的危险就可以认定侵权成立首先，应当明确商标淡化的后果主要不在于因侵权人的侵权淡化给权利人造成了多大损失或其通过侵权获得了多少非法利益，这种行为的危害主要在于割裂、模糊了驰名商标和特定商品的联系，淡化了人们对这种特定联系的认识，从而削弱了驰名商标的显著性和可识别性，只要有这种危险就认为已经造成危害后果。其次，商标淡化的危害不像直接的假冒等一般商标侵权行为那么明显和现实，淡化行为往往是逐渐进行的，很多情况下看起来也是“合法”的，没有特别明显的社会危害性，其造成的损害也不易被立即察觉，给被侵权企业造成的损害也不能立刻显现出来，往往是多年积累造成的，而且它不同于一般商标侵权行为，它的危害后果大多数情况下无法量化，也无法确定是由某一具体的侵权者的侵权行为造成的。危害后果的渐进性、潜在性、非现实性、模糊性、积累性决定了商标淡化的构成要件如果以造成实际损害为标准，则会造成事实上无法追究侵权人的法律责任，这无疑会放纵侵权，所以构成商标淡化不能以造成实际损害为要件，只要未经许可使用就构成侵权。
商标反淡化保护的对策
(一)完善立法。为反淡化保护提供法律依据
首先，扩大反淡化保护的范围。新修订的商标法虽然规定了给予驰名商标跨类保护，这给驰名商标反淡化保护提供了法律依据，但反淡化保护的范围过窄，没有将知名商标和其他企业标识纳入反淡化保护的范围。驰名商标的认定条件比较严格，程序比较烦琐，企业往往要支付较大的成本才能获得驰名商标的认定，而知名商标的认定相对简单，成本较低，将知名商标纳入反淡化保护能使企业更易于获得保护，发达国家正是看到了这一点才不断扩大反淡化保护的范围，我国如不扩大反淡化保护的范围，将无法对抗发达国家的“知识霸权”，无法保护我们的民族品牌。当前应当加强对知名商标的理论研究，尽快制定出知名商标的认定条件和程序，以便于操作。
其次，通过立法规定商标淡化的具体表现形式、认定条件、举证责任和法律责任等。
第三，通过立法规定联合商标和防御商标制度。联合商标是指一商标所有人在同一种或者类似商品上注册的若干近似商标，这些商标中首先注册的或主要使用的为主商标，其余为联合商标。防御商标则是较为知名的商标所有人在不同类别的商品或者服务上注册若干相同商标，原主要使用商标为主商标，其余为防御商标。联合商标和防御商标制度是商标反淡化保护的重要制度，我国商标法至今没有规定。实践中一些企业采用全面注册的办法以图达到注册联合商标和防御商标的法律效果，但这样做的成本比较大，而且要冒《商标法》第四十四条“连续三年停止使用”撤销其注册商标的风险，所以，应当尽快立法规定联合商标和防御商标制度，以更好地保护商标权人的合法权益。
第四，通过《反不正当竞争法》加大对商标淡化行为的打击力度。商标淡化行为不仅是一种商标侵权行为，还是一种不正当竞争行为。由于反淡化理论的限制，商标法对这种侵权行为只能禁止而不能处罚，但把它作为一种危害社会的不正当竞争行为，可以通过《反不正当竞争法》的规定对其进行处罚，加大对被淡化商标的保护力度。
(二)企业要加强商标的自我保护，预防商标淡化
传统上我国许多企业商标保护意识比较淡薄，给国家和企业造成了重大损失，当前企业应增强商标保护意识，精心策划企业的商标战略，把商标保护作为一项系统工程来抓，采取多种措施预防商标淡化。
首先，要把没有注册的商标及时注册，在我国还没有建立联合商标和防御商标制度的情况下，可以采取全面注册的办法防止抢注。
其次，在设计企业标识时要统一，使商标和企业名称、商号、牌匾、包装装潢、域名乃至企业的其他标识统一起来，这样既有利于宣传企业的商标，提高企业的知名度，又有利于防止一些别有用心的人钻空子，抢注企业标识。
第三，随着经济和科技的发展，企业生存和发展的空间不断扩大，当前一个重要的发展趋势是企业在网络空间的发展，由此产生了一系列新的权利，如域名权、IP地址等，对这些新的企业标识企业要及时注册，为企业在网络空间的发展占据一个立足点。
第四，许可使用商标要慎重。前些年在许可使用商标中出现了两种情况，造成严重的商标淡化甚至退化，企业应警惕。一是一些企业用其知名商标或驰名商标作价出资与外方合资，合资后外方却将该商标弃置不用，只用自己的商标，几年后该商标已无人知晓，导致商标严重退化。如广州的“洁花”香皂与美国合资后，被“海飞丝”、“潘婷”顶了名。二是一些企业盲目扩大使用许可，不管使用方的产品质量，结果败坏了商标形象和企业信誉，导致商标严重淡化。
(三)加强行政和司法救济。严厉打击商标淡化行为
由于执法机关拥有国家赋予的各种权力，其积极主动的执法往往会收到事半功倍的效果。
首先，行政机关要加强商标管理，加大对商标淡化行为的行政处罚力度。在商标注册管理中，工商部门要严格限制商标申报主体资格与申报范围，从严把握注册商标的条件和程序，特别是要注意审查拟注册的商标有无与在先权利的冲突，加大对知名商标、驰名商标的保护力度，力争杜绝一切相同、相似的商标注册。工商机关是商标执法和反不正当竞争执法的主体，可以综合运用多种手段，加强对商标淡化行为的查处，特别是要加大罚没力度，坚决摒弃地方保护主义，对各地的商标一视同仁。
其次，司法救济是社会公正的最后一道防线，司法机关要坚持公正与效率原则，提高司法技术和办案水平，正确把握商标淡化这种特殊侵权行为的构成要件，及时审理案件和执行判决，使权利人能够获得公正而及时的司法救济。
商标淡化侵权的救济
1.不予注册与撤销注册。我国商标法第13条第2款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众的，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。商标法第41条第2款规定，已经注册的商标，违反本法第13条、第31条的， 自商标注册之日起5年内商标所有人可以申请撤销，对恶意注册的驰名商标所有人不受5年时间的限制。
2.禁令救济。当发生淡化行为时，商标权人最迫切的是要制止淡化行为的继续，以便赢得时间与侵权人进行诉讼，这时禁令救济便十分重要。从禁令颁布的时间来看，禁令可分为临时禁令、诉后和判决前的暂时禁令以及判决时颁发的永久禁令。临时禁令主要是指法院在判决前为了制止事态的扩大或发生不可挽回的损失而采取的行动，包括扣押、封存、冻结等措施，主要目的是保证判决最终得以执行，防止被告逃避法律的制裁。由于侵权诉讼往往要花费很长时间，临时禁令的意义尤为重要。暂时禁令与永久禁令的内容是禁止商标的使用。我国商标法第57条遵循TRIPS协议的要求，规定了制止淡化行为和防止淡化行为的禁令救济措施。57条规定，商标注册人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。
3.损害赔偿。驰名商标的所有人对主观上有过错的淡化行为人可以提起损害赔偿之诉。我国商标法56条对损害赔偿额的计算方法做了规定。侵犯商标权的赔偿额为侵权人在侵权期间所得的利润，或者被侵权人在侵权期间所受到的损失，包括被侵权人制止侵权行为的合理开支。通过以上两种方法都无法确定赔偿额的，可以在法定赔偿额50万元以内由人民法院酌定。从56条可以看出我国在损害赔偿上是以补偿为原则，法定赔偿也只是为了保证权利人能获得最低限度的赔偿保护。这种赔偿方式并不足以威慑恶意的侵权人。由于恶意淡化行为有时会给权利人造成很严重的后果，我国商标法有必要引入惩罚性赔偿金制度对行为人进行重处。惩罚性赔偿金制度的设立会使行为人谨慎的计算侵权的风险，当赔偿额远远超过侵权的预期利润时，行为人会选择放弃侵权。