选择发明

　　所谓选择发明是指从一般性公开的较大范围选出一个未明确提到的小范围或个体，与公知的较大范围相比，所选出的小范围或个体具有特别突出的作用、性能或效果，这样的发明我们称之为选择发明。

　　1、选择发明的新颖性

　　选择发明与其它发明不同，它不是在现有技术的基础上增加了新的特征或更换了不同的特征，从而很容易地与现有技术相区别。它是在现有技术的一般性公开的已知范围内选择出未明确提到的小范围或个体方案，它落入现有技术的已知范围内，但范围及效果又与现有技术不同。因此，与其它类型的发明相比，选择发明的新颖性判断一直是审查及代理过程中比较难处理的问题之一。在司法实践中，各国的做法有很大差异。在学术领域，对此问题也一直是众说纷纭，很难统一。根据中国知识产权局《审查指南》的规定，在判断选择发明的新颖性时，一般应当参照以下基准：

　　(1)具体(下位)概念与一般(上位)概念

　　在同一技术主题中，具体(下位)概念的公开使一般(上位)概念的发明或者实用新型专利申请丧失新颖性。例如，对比文件公开的“用B沸石作为酸性组分制备的加氢裂化催化剂”，就使“用沸石作为酸性组分制备的加氢裂化催化剂”的专利申请丧失新颖性。反之，一般(上位)概念的公开并不影响具体(下位)概念的发明或者实用新型专利申请的新颖性。例如对比文件公开的某加氢裂化催化剂是用“沸石作为酸性组分制备的”，如果该专利中没有明确提到B沸石，也没有使用B沸石作为加氢裂化催化剂酸性组分的具体实施例，那么有人在该对比文件申请日之后提出了另一申请，也公开了某加氢裂化催化剂，只是用B沸石作为加氢裂化催化剂的酸性组分，在先的对比文件并不能破坏这件在后专利申请的新颖性。

　　(2)数值和数值范围

　　发明或者实用新型专利申请要求保护的范围对现有技术的贡献仅在于数值或者连续变化的数值范围，例如温度、压力或者混合物的组分以及一族化合物(如C_nH₂n + 2，其中n是整数)时，其新颖性的判断应当依照以下各项规定：

　　①对比文件公开的数值范围的两个端值能损害与该两端值相同值的新颖性，但不损害该两端值之间所有特定值的新颖性，除非这些中间的特定值在该对比文件中也已被具体公开过。

　　②已知较宽数值范围和该范围中的一些具体实施例数值，如果这些实施例数值落在要求保护的数值范围内，则该要求保护的数值范围不具备新颖性。

　　③要求保护的数值范围中含有已知的一个数值时，该要求保护的数值范围不具有新颖性。

　　④要求保护的数值范围与已知较宽数值范围有共同的一个端点，或者部分重叠，则所要求保护的数值范围无新颖性。

　　⑤要求保护的数值范围没有在现有技术中公开过，并且也不包括现有技术中公开的数值，则所要求保护的数值范围具有新颖性。

　　⑥要求保护的数值范围相对于已知数值范围为窄的情况下，具有新颖性。

　　⑦要求保护的数值范围是为了达到与现有技术不同的特殊目的或者特殊效果而从已知数值范围中选择出的，则该选择出的数值范围具有新颖性。

　　⑧在现有技术中公开一个数值范围，该数值范围的公开是为了告诫所属技术领域的技术人员不应当选用的数值范围，那么克服这种偏见所要求保护该数值范围的发明或者实用新型专利申请则具备新颖性。

　　以上8条规定看似比较繁琐，但仔细研究，还是可以找出一个基本的判断原则，对选择发明来说，如果相对于对比文件的数值范围，选择发明公开的方案是一个具体的数值或者是一个较窄的数值范围，并且落在对比文件的数值范围内，但是对比文件并没有明确公开该选择发明的数值或数值范围，也就是说对比文件所公开的数值范围两个端点，以及实施例中的具体数值都没有落在选择发明的数值范围内，或与选择发明的数值不相同，此时选择发明具有新颖性。

　　2、选择发明的创造性

　　根据选择发明自身的特点以及审查指南的有关规定，我们在判断其是否具有创造性时，主要应考虑以下两点：

　　(1)与已有技术相比，所选择的方案有无预料不到的性质、作用及效果，即是否能取得本领域普通技术人员预料不到的技术效果。

　　(2)在已有技术基础上进行选择发明的难度。例如已知范围的大小(即是否很大，但没有足够的实施例)，本领域的普通技术人员是否对所选择的方案存在偏见，提出选择发明之前，是否需要做大量实验验证等。

　　3、选择发明的实用性

　　中国专利法第22条第4款规定，实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

　　与新颖性和创造性相比，实用性的判断比较简单。一股说来，只要发明的技术方案能够实施，即可满足要求。换句话说，一般只要技术方案不违背能量守恒定律、热力学定律等自然规律即可。例如有很多人曾提出了各种各样设计精巧的永动机，但由于其违背了能量守恒定律，不可能实际使用，所以不具备实用性。对选择发明来说，其实用性的判断更简单，因为选择发明都是在已有技术的基础上进行的再创造，只要已有技术具备实用性，那么选择发明也具有实用性。

• 洪恩山,李微等.试析选择发明[M].发明与创新：综合（A）.2003,2